试评《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》

文 | 张磊 上海市协力律师事务所知识产权团队

2020年9月11日，最高人民法院公布《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称《专利授权确权规定（一）》），该司法解释相较于最高院2020年4月28日发布的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（征求意见稿）（以下简称“征求意见稿”）有不少改动。本文将两者进行对比，结合《中美经济贸易协定》《专利法》《专利审查指南》《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》等有关规定内容，对《专利授权确权规定（一）》试作简要分析。

（由于篇幅原因，会略过个别改动较少的条款，

如要查看法条全文，请点击此处）

一、关于权利要求解释的规定

权利要求解释是专利授权确权行政案件中的难点和关键点，其涉及到对权利要求的理解以及权利要求范围的确定。具体对比如下：

解读：将征求意见稿中的“本领域技术人员”修改为“所属技术领域的技术人员”，保持与《专利审查指南》中“所属技术领域的技术人员”的描述一致。但是最高院在2016年发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中所用的是“本领域普通技术人员”，相关术语需要统一。

第二条明确了权利要求解释因遵循“内部证据优先”原则。首先，应当以所属技术领域的技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义界定权利要求的用语。其次，权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，从其界定。最后，以上述方法仍无法界定的，可以借助“外部证据”，即结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。

第三条则是禁反言规则，法院在界定权利要求用语时，可以参考已生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。该条款旨在引导、督促专利权人谨慎、诚信地陈述，避免权利人在不同程序中作不同陈述、两头得利。实际上禁反言早有共识，而且该条款规定是“可以”而非“应当”，原则性较强。

二、关于打击编造专利的规定

解读：第五条为打击编造专利的规定，在《最高人民法院民三庭负责人就《商业秘密规定》《专利授权确权规定（一）》两项司法解释答记者问》中也说明了，存在专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的技术内容的情形。此种情形在涉及化学、医药、材料等需要实验数据验证的技术领域较为突出，严重扰乱了正常的专利申请、审查和案件审理秩序。同时，第五条与征求意见稿相比，一、在举证上需要“当事人有证据证明”，防止滥用诉权；二、编造内容增加了“技术效果”，扩大的约束范围；三、缺陷不限于《专利法》第26条第3款，同样扩大的约束范围。

三、关于说明书充分公开的规定

解读：第六条是关于《专利法》第26条第3款充分公开的规定，征求意见稿仅列举“不能实施技术方案”和“不能确认技术方案所要解决的技术问题”两种情形来定义何谓未充分公开。《专利审查指南（2010）》第二部分第二章2.1规定了公开不充分的五种情形，还正面规定了充分公开的三个要件：能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

相较于征求意见稿，第六条增加了三种未充分公开的情形：“技术方案不能实施”、“技术方案不能解决技术问题”、“需要过度劳动”。与《专利审查指南（2010）》所规定的三要件较为吻合。

四、关于药品专利补充实验数据的规定

解读：第十条是关于药品专利补充实验数据的规定，该规定的背景是2020年1月15日，中美双方签署《经济贸易协议》，协议第一章第三节药品相关的知识产权第1.10条中，一、中国应允许药品专利申请人在专利审查程序、专利复审程序和司法程序中，依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。

在此之前，我国在专利审查程序中，对补充实验数据的要求是比较严格的，要求补充数据的技术内容和效果，能够从申请日提交的原说明书、附图中直接得到。而美国在这方面对补充实验数据的要求就较为宽松，补充实验数据的技术内容和效果从原说明书、附图中隐含得出即可。

相比于征求意见稿，第十条的规定宽松了不少，删除了“本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果”的要求，对于药品专利申请是一个利好消息。

解读：第十一条是针对实验数据真实性争议，相关负责人出庭说明的规定。删去征求意见稿中的原料来源、司法鉴定检测规定。一方面减轻当事人举证困难度，另一方面也可以减少司法资源浪费。

五、关于外观设计授权标准的规定

解读：此条第一款规定了不同设计之间细微差异对于整体效果是否存在影响的判断标准。该规定与北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第83条中的“某一设计特征对应的现有设计越多，对该特征设计空间挤占越显著，其设计空间越小，替代性设计方案越少，细微差异会对整体视觉效果产生较大的影响；反之，现有设计越少，对该特征设计空间挤占越轻微，其设计空间越大，替代性设计方案越多，细微差异不会对整体视觉效果产生明显的影响”类似。其目的是统一外观设计侵权判断标准。

第二款规定了认定设计空间的考虑因素。

六、关于在先权利及无效宣告请求人资格的规定

解读：在先权利的范围，相较于征求意见稿，增加了姓名权。而相较于《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条，增加了地理标志和有一定影响的商品名称。进一步扩大了在先权利的范围。

删除了征求意见稿中无效请求人的范围不限于在先权利人/利害关系人的规定，对于上述请求人主体资格问题，一直存在争议。

《专利法》第四十五条规定的无效请求人是“任何单位或者个人”。

《专利法实施细则》第六十六条规定：“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理”。即实施细则仅要求提供权利要求冲突的证据，没有对请求人资格做出限制。

但是《审查指南》第四部分第三章第3.2节中规定：“以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的，其无效宣告请求不予受理。”实际上对无效宣告请求人的资格做出了要求。

此次司法解释第二十二条删除了请求人主体资格问题，推测其目的在于统一标准之前减少争议。

七、关于行政诉讼中引入新证据的规定

解读：对于专利申请人、专利权人在专利授权确权行政案件中提供新的证据，旨在证明该权利要求不应被驳回或者应维持有效的，一般予以接受。

对于无效宣告请求人提供的新证据，一般不予审查，除非存在规定的例外情形。

其目的可能是：对于专利申请人和专利权人，如果不给与补充证据的机会，可能其专利申请就被驳回或者专利权就丧失，后果较为严重，同时当事人可能会进入二审程序，增加当事人负担和浪费司法资源。

对于无效宣告请求人，如果一般都接受其提供的新证据，则无效宣告请求人可能在同一“审级”，基于新证据多次提出无效宣告，对于专利权人显失公平。

八、结束语

正如《最高人民法院民三庭负责人就《商业秘密规定》《专利授权确权规定（一）》两项司法解释答记者问》中所说的，《专利授权确权规定（一）》出台的目的在于完善专利授权确权法律制度，引导、鼓励形成更多的高质量专利，依法淘汰、过滤不合法的专利或者专利申请，去伪存真，更好地为创新创造保驾护航。《专利授权确权规定（一）》将征求意见稿中与《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》及相关司法解释有矛盾或者不清晰的地方修改/删除，同时也回应了《中美经济贸易协议》中的相关内容，基本统一的专利授权确权行政案件中的评判标准，增加了司法实践的可操作性，希望能够使争议得到实质性解决。（作者水平所限，对规则的解读仅限于此。）

参考文献：

[1]最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)

[2]最高人民法院民三庭负责人就《商业秘密规定》《专利授权确权规定（一）》两项司法解释答记者问

[3]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

[4]最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定

[5]黄辉 试评《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）(征求意见稿）》——以《专利审查指南（2010）》为视角

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

知识产权那点事将会针对近期公布的司法文件陆续进行解读，敬请期待~

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